数字杂志阅读
快速下单入口 快速下单入口

境外商标“保卫战”

来源:《中国外汇》2016年第8期

近年来,商标抢注事件常常成为公众关注的焦点,如“致中和”、“同仁堂”商标在日本被抢注,“六必居”在加拿大被抢注,“五粮液”在韩国被抢注,“红塔山”在菲律宾被抢注,“红星二锅头”在瑞士被抢注,“大白兔”在日本、美国、菲律宾等多国被抢注,海信的英语商标在德国被抢注。商标被抢注后,我国企业无法在销售国申请、使用自己的商标,必须改用其他商标。这使依靠原商标积累的市场信息、客户认可度都无法再延续,对市场销售和企业形象的损害巨大。而已在主要销售国申请了商标的我国企业,由于未做好日常的商标维护工作,也越来越频繁地遭受到销售国当地企业的商标侵权,如“江动”集团商标在马来西亚被侵权。

这些问题频频出现的背后,是中国企业对国际商标注册工作的不重视,对国际商标法律的不熟悉。一般而言,商标授权以注册在先为主要原则,即在一个特定的地域内(如一个国家),谁先注册谁先享有商标权利;与此同时,商标的地域性保护特征又很明显,中国企业在中国的商标注册所获得权利和保护并不能延展到其他国家。所以我国企业应该认识到,长期持有某一商标并不意味着可以自动获得出口销售地的商标保护。如果不及时在销售地进行注册,而产品本身又很有竞争力,部分国外机构很可能会抢注该产品商标,甚至进一步对我国企业提起商标侵权诉讼。在这种情况下,我国企业可能要花不菲的资金购买原本属于自己的资产,带来的经济损失和商誉减值是显而易见的。

案例背景

A公司是一家从事新能源光伏组件生产的小型企业,德国是其主要的出口销售地。A公司在销售经营中经历了被抢注、协商谈判、取回商标权利和最终建立境外长期商标维护制度的过程,其案例十分具有借鉴意义。本文将通过对这一案例关键点的介绍,介绍如何有效的建立企业境外商标注册和维护制度。

A公司起家组件代加工,在组件技术和质量双突破后,创建了自主品牌,并在国内注册了商标,为第九类光伏组件。之后,随着德国光伏市场的发展,A公司开始拓展这一海外市场。通过几年的努力,A公司在德国占据了一定的市场份额,发展了众多的经销商,其商标也获得了较高的知名度。就在一切顺风顺水的时候,A公司收到了当地法院的传票,通知其因涉嫌商标侵权被当地B公司起诉,并要求A公司按照销售额承担大额赔偿金。A公司开展调查后发现,B公司实际为A公司在当地经销商(C公司)的关联企业,因此深知A公司产品的市场美誉度以及该品牌的价值。B公司抢先在当地注册的商标,类别完全覆盖了A公司的销售产品。A公司认为,B公司的行为明显是在恶意抢注,不符合商业惯例和公平原则,同时A公司考虑到其与当地经销商的合作关系,故打算先与B公司协商,以说服其撤回诉讼。

在C公司的安排下,A公司与B公司进行了会谈。谈判持续了三天,但是B公司始终不同意撤诉,除非A公司与B公司签订商标使用许可合同并支付商标使用费,费用标准为A公司每年销售额的30%。虽然A公司在谈判前已经做好了要支付一部分费用的心理准备,但是如此高额的费用要求,将极大增加其销售成本,而如果相应提高销售价格,那么A公司的产品将失去市场竞争力。

A公司就商标使用费的比例与B公司进行了多轮磋商,最终还是无法达成一致意见,谈判无法继续进行。A公司只能选择应诉,通过诉讼最大程度地保护自己的权利。

应诉策略剖析

A公司首先通过诉讼技巧,争取到了更长的开庭前准备时间。利用这段时间,公司聘请了德国律师,并组织了专门的工作小组应对该案件。

之后,A公司需要确定的是采用何种应诉思路及目标。根据当时的环境判断,A公司可以采取以下应诉措施:最佳应诉思路和目标为不承认B公司的商标权利,并申请法院判定B公司的行为是不正当竞争,同时判定注销B公司已注册的商标;次佳目标为承认B公司的商标权利,但申请法院判定A公司对B公司的注册商标有在先使用的权利。通过谈判,A公司判定B公司对于费用的诉求非常坚定,双方很难通过协商达成都能接受的价格。最终,A公司决定选择不承认B公司商标权利的应诉思路。

在确定了应诉路径后,A公司做了大量的证据收集工作,力图证明B公司申请注册商标的行为属于法律禁止的不正当竞争行为。具体而言,A公司需要用各类材料向法官证明以下内容:B公司申请注册涉案商标的目的是为了垄断市场,并有计划地阻碍A公司在德国的市场销售;B公司十分了解A公司在德国使用涉案商标的情况,同时也十分了解A公司商标在中国及其他国家已经获得了注册;B公司的注册商标与A公司的注册商标完全相同;A公司的注册商标在德国光伏市场具有较高知名度;B公司可以利用注册商标剥夺A公司与其他公司销售合作或直销的权利,从而达到B公司之关联公司C独家代理A公司产品的效果。

与此同时,A公司需要从商业和法律角度重新审视与C公司的销售关系。虽然B公司与C公司为关联企业,股东也存在交叉,但是职业经理人团队并不完全相同。所以A公司无法判断C公司在整个事件中扮演的角色。在双方的需求强度方面,A公司与C公司之间的代理销售合同对A公司的制约较少,A公司有较大自主权;C公司代理A公司产品所得的盈利基本占C公司总盈利的30%。所以A公司最后决定暂时停止向C公司供货,但不发任何书面告知。A公司同时与C公司正面沟通,明确提出希望C公司与B公司沟通,尽量调和双

阅读全部文章,请登录数字版阅读账户。 没有账户? 立即购买数字版杂志